악의적 상표출원이란?

악의적 상표출원

 

악의로 상표를 등록하는 것은 비단 최근의 문제는 아니다. 해외 유명상표를 모방하여 국내에 등록하거나, 국내에서 사업하려는 자에게 합의금 편취수단으로 상표권을 등록하는 행위 등은 과거에도 지속적으로 시도되어 왔다. 문제는, 이러한 등록이 상표권의 남용이나 부정경쟁행위임이 인지되어 있는 상황에서도 현재에까지 이어져 계속적으로 발생하고 있다는 점이다.

유형 1

국외 유명 상호·상표와 동일·유사한 상표의 출원

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘Shake Skack’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : SSEIP LLC 출원일자 : 2010. 5. 7. 우선권 주장일자 : 2010. 3. 5. 법적상태 : 등록(2011. 12. 27.)	[동일상표 출원 시도 1] 대상상표 : 출원인 : 권○수 출원일자 : 2010. 4. 14. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제8조 제1항
	[동일상표 출원 시도 2] 대상상표 :　 출원인 : 강○웅 출원일자 : 2014. 7. 14. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제7조 제1항 제7호

국외의 유명상표와 동일·유사한 상표를 국내에 등록하여, 국내에서 사업하려는 자에게 합의금을 편취하고자 하는 시도이다. 디지털 시장의 확대, Youtube 등 개인미디어의 확장, 기존 커머스 플랫폼 이외에 소셜 마케팅 등이 증가함에 따라 과거와 달리 특정 상표에 대한 인지도나 저명도가 단기간에 상승하는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다. 그런데 국외사업자가 국내에서 사업의 계획이 없거나, 또는 사업을 준비하고 있는 과정을 틈타 권한없는 자가 상표등록을 시도하는 유형이다.

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘에그슬럿’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : EGGSLUT HOLDINGS LLC 국제등록연월일 : 2016. 8. 8. 우선권 주장일자 : 2016. 4. 9. 법적상태 : 출원	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 이○윤 출원일자 : 2016. 11. 7. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적 상표사용)

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘인앤아웃’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : 인-앤-아웃버거즈 국제등록연월일 : 1991. 12. 2. 법적상태 : 등록	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 이○규 출원일자 : 1996. 11. 8. 법적상태 : 포기

유형 2

국내에서 유명세를 가진 명칭·상호와 동일·유사한 상표의 선출원

국내에서 단기간에 유명세를 얻은 대상이나, 보편적으로 알려지지 않았으나 지역 등에서 유명세를 얻고 있는 상호 등을 모방한 악의적 출원 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 먼제 화제가 되었던 ‘펭수’ 상표의 출원·등록 사례의 사실관계를 살펴보면 다음과 같다. ‘펭수’는 한국교육방송공사(이하 ‘EBS’)에서 제작한 유튜브 채널 ‘자이언트 펭TV’의 마스코트 캐릭터이다. 이 캐릭터는 EBS를 시청하는 어린이와 학부모를 대상으로 인기를 누리고 있었지만 대중적인 인지도는 크게 없었던 편이다. 하지만 2019년 9월 중순 방영된 EBS 육상대회 영상이 커뮤니티 등에서 큰 인기를 끌게 되면서 해당 영상을 기점으로 펭수의 인기가 급격히 높아졌다. 이에 EBS는 ‘펭수’라는 명칭에 대한 상표권 등록을 `19년 11월 20일에 출원하였으나, 이보다 앞서 펭수와 아무런 이해관계가 없는 제3자가 `19년 11월 13일에 ‘펭수’와 ‘자이언트펭’이라는 명칭으로 인터넷방송업, 문구, 완구류에 대한 상표를 출원했다는 사실이 알려지며 논란이 불거졌다. 해당 사건이 이슈화되자, 펭수 관련 상표출원을 대리한 ○○특허법률사무소 측은 2020년 1월 17일 EBS 실무진과 만나 상표출원 전부를 취하했으며, 상표권의 무상양도 또는 상표권 취하 중 한국교육방송공사가 원하는 방향으로의 처분에 적극적으로 협조하겠다는 의사를 전달한 바 있다.

[사례] 국내 유명 캐릭터에 대한 악의적 출원시도 사례
대상상표 : 출원인 : 한국교육방송공사 출원일자 : 2019. 11. 20. 법적상태 : 출원	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 정○성 출원일자 : 2019. 11. 13. 법적상태 : 출원(거절의견통지)

펭수에 대한 논란이 가시기도 전에 유사한 출원은 다시 이어졌다. 2020년 10월 5일 서울에서 덮죽 프랜차이즈((주)올○○○코퍼레이션)가 개업하였는데, 이는 그보다 앞서 방송된 TV 예능 ‘골목식당’에 출연한 덮죽집을 표절한 것이 아니냐는 논란이 발생했다. 해당 프랜차이즈는 유명세를 탄 제3자와 동일한 메뉴를 내세워 프랜차이즈를 개업하고 유사한 상표권까지 신청한 것이 알려지면서 네티즌 등의 거센 비난을 받았다. 원조 식당의 경우 대표 메뉴인 ‘시소덮죽’과 ‘소문덮죽’, 그리고 사업장 명칭인 ‘THE 신촌’s 덮죽‘이라는 이름으로 상표권을 출원하였으나, ’덮죽덮죽‘에 대하여는 상표권을 출원하지 않았었다.

원조 식당의 상표권 출원 현황	원조 식당의 상표·메뉴와 유사한 타 출원 현황
	*해당 출원은 `20.11. 기준 KIPRIS에서 검색 불가

물론 널리 알려진 상품의 경우 상표 등록을 하지 않았더라도 「부정경쟁방지법」에 따라 성명·상호·메뉴명 등이 보호될 수 있으며 이에 따라 법원에 사용금지 및 손해배상을 청구하거나 구제가 가능하긴 하다. 하지만 사후적인 구제 이전에 악의가 명백한 출원 등을 방지할 필요가 있다는 지적이 제기되고 있는 것도 사실이다.

이렇듯 악의가 추정되는 출원이나 등록은 우리나라가 등록주의를 취하고 있음에서 그 원인을 찾을 수 있다. 상표법상 등록주의는 상표출원 시 상표의 사용을 필요로 하지 않고, 상표권의 발생·유지·소멸을 형식적인 등록원부에 기재에 의거하여 판단하기 때문에 제도 운영에 있어 편리함이 있으나, 이러한 등록주의의 시스템을 악용하여 사용할 의사가 없는 자가 다른 목적으로 출원·등록을 시도하는 것이다. 현행 상표법은 상표의 실사용자와 소유자를 완벽하게 일치할 수 록 강제할 수 있는 방안이 없다. 물론 이러한 등록주의의 단점을 보완하는 방향으로 상표법이 개정되어 왔으며, 일부 사용주의요소를 도입하여 문제를 해결하려는 모습을 보이고 있으나, 다양하고 새로운 형태로 계속 발생하는 상표권 침해를 모두 해결하기에는 어려운 것으로 파악된다.악의로 상표를 등록하는 것은 비단 최근의 문제는 아니다. 해외 유명상표를 모방하여 국내에 등록하거나, 국내에서 사업하려는 자에게 합의금 편취수단으로 상표권을 등록하는 행위 등은 과거에도 지속적으로 시도되어 왔다. 문제는, 이러한 등록이 상표권의 남용이나 부정경쟁행위임이 인지되어 있는 상황에서도 현재에까지 이어져 계속적으로 발생하고 있다는 점이다.

유형 1

국외 유명 상호·상표와 동일·유사한 상표의 출원

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘Shake Skack’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : SSEIP LLC 출원일자 : 2010. 5. 7. 우선권 주장일자 : 2010. 3. 5. 법적상태 : 등록(2011. 12. 27.)	[동일상표 출원 시도 1] 대상상표 : 출원인 : 권○수 출원일자 : 2010. 4. 14. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제8조 제1항
	[동일상표 출원 시도 2] 대상상표 :　 출원인 : 강○웅 출원일자 : 2014. 7. 14. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제7조 제1항 제7호

국외의 유명상표와 동일·유사한 상표를 국내에 등록하여, 국내에서 사업하려는 자에게 합의금을 편취하고자 하는 시도이다. 디지털 시장의 확대, Youtube 등 개인미디어의 확장, 기존 커머스 플랫폼 이외에 소셜 마케팅 등이 증가함에 따라 과거와 달리 특정 상표에 대한 인지도나 저명도가 단기간에 상승하는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다. 그런데 국외사업자가 국내에서 사업의 계획이 없거나, 또는 사업을 준비하고 있는 과정을 틈타 권한없는 자가 상표등록을 시도하는 유형이다.

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘에그슬럿’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : EGGSLUT HOLDINGS LLC 국제등록연월일 : 2016. 8. 8. 우선권 주장일자 : 2016. 4. 9. 법적상태 : 출원	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 이○윤 출원일자 : 2016. 11. 7. 법적상태 : 거절 거절사유 : 법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적 상표사용)

[사례] 국외 요식업 브랜드 ‘인앤아웃’의 출원/등록 관련
대상상표 : 출원인 : 인-앤-아웃버거즈 국제등록연월일 : 1991. 12. 2. 법적상태 : 등록	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 이○규 출원일자 : 1996. 11. 8. 법적상태 : 포기

유형 2

국내에서 유명세를 가진 명칭·상호와 동일·유사한 상표의 선출원

국내에서 단기간에 유명세를 얻은 대상이나, 보편적으로 알려지지 않았으나 지역 등에서 유명세를 얻고 있는 상호 등을 모방한 악의적 출원 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 먼제 화제가 되었던 ‘펭수’ 상표의 출원·등록 사례의 사실관계를 살펴보면 다음과 같다. ‘펭수’는 한국교육방송공사(이하 ‘EBS’)에서 제작한 유튜브 채널 ‘자이언트 펭TV’의 마스코트 캐릭터이다. 이 캐릭터는 EBS를 시청하는 어린이와 학부모를 대상으로 인기를 누리고 있었지만 대중적인 인지도는 크게 없었던 편이다. 하지만 2019년 9월 중순 방영된 EBS 육상대회 영상이 커뮤니티 등에서 큰 인기를 끌게 되면서 해당 영상을 기점으로 펭수의 인기가 급격히 높아졌다. 이에 EBS는 ‘펭수’라는 명칭에 대한 상표권 등록을 `19년 11월 20일에 출원하였으나, 이보다 앞서 펭수와 아무런 이해관계가 없는 제3자가 `19년 11월 13일에 ‘펭수’와 ‘자이언트펭’이라는 명칭으로 인터넷방송업, 문구, 완구류에 대한 상표를 출원했다는 사실이 알려지며 논란이 불거졌다. 해당 사건이 이슈화되자, 펭수 관련 상표출원을 대리한 ○○특허법률사무소 측은 2020년 1월 17일 EBS 실무진과 만나 상표출원 전부를 취하했으며, 상표권의 무상양도 또는 상표권 취하 중 한국교육방송공사가 원하는 방향으로의 처분에 적극적으로 협조하겠다는 의사를 전달한 바 있다.

[사례] 국내 유명 캐릭터에 대한 악의적 출원시도 사례
대상상표 : 출원인 : 한국교육방송공사 출원일자 : 2019. 11. 20. 법적상태 : 출원	[동일상표 출원 시도] 대상상표 : 출원인 : 정○성 출원일자 : 2019. 11. 13. 법적상태 : 출원(거절의견통지)

펭수에 대한 논란이 가시기도 전에 유사한 출원은 다시 이어졌다. 2020년 10월 5일 서울에서 덮죽 프랜차이즈((주)올○○○코퍼레이션)가 개업하였는데, 이는 그보다 앞서 방송된 TV 예능 ‘골목식당’에 출연한 덮죽집을 표절한 것이 아니냐는 논란이 발생했다. 해당 프랜차이즈는 유명세를 탄 제3자와 동일한 메뉴를 내세워 프랜차이즈를 개업하고 유사한 상표권까지 신청한 것이 알려지면서 네티즌 등의 거센 비난을 받았다. 원조 식당의 경우 대표 메뉴인 ‘시소덮죽’과 ‘소문덮죽’, 그리고 사업장 명칭인 ‘THE 신촌’s 덮죽‘이라는 이름으로 상표권을 출원하였으나, ’덮죽덮죽‘에 대하여는 상표권을 출원하지 않았었다.

원조 식당의 상표권 출원 현황	원조 식당의 상표·메뉴와 유사한 타 출원 현황
	*해당 출원은 `20.11. 기준 KIPRIS에서 검색 불가

물론 널리 알려진 상품의 경우 상표 등록을 하지 않았더라도 「부정경쟁방지법」에 따라 성명·상호·메뉴명 등이 보호될 수 있으며 이에 따라 법원에 사용금지 및 손해배상을 청구하거나 구제가 가능하긴 하다. 하지만 사후적인 구제 이전에 악의가 명백한 출원 등을 방지할 필요가 있다는 지적이 제기되고 있는 것도 사실이다.

이렇듯 악의가 추정되는 출원이나 등록은 우리나라가 등록주의를 취하고 있음에서 그 원인을 찾을 수 있다. 상표법상 등록주의는 상표출원 시 상표의 사용을 필요로 하지 않고, 상표권의 발생·유지·소멸을 형식적인 등록원부에 기재에 의거하여 판단하기 때문에 제도 운영에 있어 편리함이 있으나, 이러한 등록주의의 시스템을 악용하여 사용할 의사가 없는 자가 다른 목적으로 출원·등록을 시도하는 것이다. 현행 상표법은 상표의 실사용자와 소유자를 완벽하게 일치할 수 록 강제할 수 있는 방안이 없다. 물론 이러한 등록주의의 단점을 보완하는 방향으로 상표법이 개정되어 왔으며, 일부 사용주의요소를 도입하여 문제를 해결하려는 모습을 보이고 있으나, 다양하고 새로운 형태로 계속 발생하는 상표권 침해를 모두 해결하기에는 어려운 것으로 파악된다.