국내, 국외 출원의 권리자를 달리하는 경우

국내, 국외 출원의 권리자를 달리하는 경우

유형

동일 표장에 대하여 국내/국외의 권리자를 달리하는 경우

[사례] 바디프랜드는 2015년 사내이사인 K본부장으로부터 국내상표권을 183억원에 매입하였다. 이 상표권은 K본부장이 바디프랜드 법인 설립 이전부터 상표권을 소유하고 있었던 것이다. 한편 K본부장(당시 본부장, 현 이사)은 바디프랜드 최대주주인 BFH홀딩스 지분 81%를 보유한 최대 주주로 실제 바디프랜드 오너이다. 2017년 5월, 바디프랜드는 미국 LA에 직영점을 내면서 현지에 본격적으로 진출하여 상버을 점차 확장하며 점유율을 끌어올리기 시작하였다. 그런데, 미국 특허청에 등록 완료한 상표권의 일부가 법인이 아닌 K본부장의 개인명의로 출원한 것으로 밝혀졌다. 2017년 11월 기준, 국내에서 사용하고 있는 회사로고와 동일한 형태의 상표를 미국 등에서 사용하는 법적 권한을 획득하기 위해 바디프랜드는 관련 로고에 대한 다수의 상표권 등록을 신청하였는데, 그 중 바디프랜드 대부분 제품에 들어가는 핵심 상표권 로고가 법인인 ‘바디프랜드’와 개인인 ‘K’ 양측 모두 소유자로 등록된 상태이다. 상표권 출원시점인 2017년 11월은 바디프랜드가 이미 법인의 상태로 개인에게 상표권을 등록시킬 이유가 없다. 또한 신청당시 바디프랜드는 연 매출 4,130억원 규모의 법인으로 성장해 더 이상 개인이 상표권 가치 향상에 결정적인 기여를 하기 어려운 시점이었던 바, 바디프랜드가 상표권을 교묘하게 분리출원해 고의적으로 회사의 자산인 상표권을 개인에게 몰아주었다는 의혹을 받고 있는 것이다. 이러한 상표권 등록에 대하여 사측은 실무진 착오로 회사와 K본부장 모두 등록이 결정된 상황이라고 해명하였으나, 오히려 주력상품에 대해서는 K본부장의 명의로 되어 있어단순히 실무진의 착오로 보기에는 석연찮다는 것이 전문가들의 지적이다.

이와 유사한 사례로 과거 개인명의의 상표등록으로 뭇매를 맞았던 법인의 주요 상표들의 경우, 국내 상표의 경우 법인사업자로 권리이전을 실시하였으나 일부 기업의 경우에 동일한 표장을 사용하는 국외상표의 경우 여전히 개인의 명의를 유지하고 있어 이에 대한 상표법적 검토 및 대응방안을 생각해볼 필요가 요청된다.

해당 상표	상표상세	(최초) 출원인	(現) 권리자	상표등록번호	권리이전사항
본죽		○철○	본아이에프 주식회사	4102128590000	2013. 5. 14. 권리양도
파리크라상		○미○	주식회사 파리크라상	4005390680000	2015. 9. 1. 권리양도
설빙		○선○	주식회사 설빙	4103555770000	2018. 5. 15. 권리양도
엽기떡볶이		○주○	주식회사 핫시즈너	4011813320000	2017. 12. 26. 권리양도
네네치킨		○철○	㈜혜인식품	4007677290000	2010. 10. 15. 권리양도

국가	상표명	상표상세	출원인	(現)권리자	상표 등록(출원)번호	등록일자
미국	본죽		CHOI, BOK YI	CHOI, BOK YI	5812913	2016.9.6.
일본	본죽		-	チェ、ボク イ	T5849960	2016.5.13.
한국	본죽		본아이에프 주식회사	본아이에프 주식회사	4015231880000

국가	상표명	상표상세	출원인	(現)권리자	상표 등록번호	등록일자
미국	바디 프렌드		WOONG CHUL, KANG	BODY FRIEND CO., LTD.	5967973	2020.01.21.

물론 출원인과 권리자가 상이하거나 국내와 국외의 상표권 실제 소유주를 달리하는 모든 사례가 악용을 위한 것이라고 단정지을 수는 없다. 국외출원의 경우 속지주의의 원칙에 따라서 해당 국가의 법령에 따른다는 점, 국내의 상표제도나 법 감정의 잣대만으로 일률적으로 판단하기 어렵다는 점 등을 감안할 필요가 있다.

 

관련하여, 법인의 명의로 상표권을 최초 등록한 이후에, 개인명의 등으로 상표권을 이전하다고 하더라도 현행법상 이를 제재할 방안은 없다. 앞서 언급한 바와 같이, 현행 등록주의 체제 내에서는 사용자와 권리자를 완전히 일치시키는 것은 어려우며, 최초 상표출원 시 상표사용계획 등을 요청할 수 있다고 하나 이미 상표가 등록된 이후에는 그 권리관계의 변동을 모두 확인하여 통제하거나, 불합리한 권리이전이 있다하여 이를 제재할 방안은 현재로선 존재하지 않는다.

 

법인의 상표문제는 이하 같은 장 Ⅲ에서 보다 자세히 알아볼 것이나, 통상 법인으로 성장한 회사의 상표권의 경우, 설령 기업 설립이나 최초 상표권 출원에 기여한 개인이라 할지라도, 법인 설립 이후에 해당 개인이 법인에 미치는 영향이 작기에, 상표권 등을 법인이 아닌 다른 개인에게 귀속해 이익을 취할 경우 형법상 배임행위가 될 수 있다.